ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
ул. Якубовича, д.4, Санкт-Петербург, 190000



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 февраля 2008 года Дело № А56-48172/2006

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего XXXXXXXXXX X.X., судей XXXXXXXX X.X. и XXXXXXXXXX X.X.,
при участии от ОАО «Императорский фарфоровый завод» XXXXXXXXX X.X. (доверенность от 26.12.2007), от Санкт-Петербургской региональной общественной организации инвалидов «Объединение художников «Этюд» председателя правления XXXXXXXX X.X. (выписка из протокола заседания правления от 23.08.2007 № 3),
рассмотрев 11.02.2008 в открытом судебном заседании кассационную жалобу Санкт-Петербургской региональной общественной организации инвалидов «Объединение художников «Этюд» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.06.2007 (судья XXXXXX X.X.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2007 (судьи XXXXXXXXXXXX X.X., XXXXXX X.X., XXXXXXXXXX X.X.) по делу № А56-48172/2006,

у с т а н о в и л :

Открытое акционерное общество «Императорский фарфоровый завод» (далее - ОАО «ИФЗ», Завод) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Санкт-Петербургской региональной общественной организации инвалидов «Объединение художников «Этюд» (далее - Общественная организация) о взыскании с ответчика в пользу истца X XXX XXX руб. денежной компенсации и о запрещении ответчику распространять продукцию, декорированную без согласия истца, то есть совершение действий, нарушающих исключительные права истца на зарегистрированный товарный знак.
Решением от 07.06.2007 суд запретил Общественной организации распространение переработанных (декорированных) ответчиком фарфоровых изделий, на которых помещены зарегистрированные товарные знаки Завода либо их охраняемые элементы. Суд взыскал с ответчика в пользу истца денежную компенсацию за нарушение исключительных прав истца на товарный знак № 252643 в размере XXX XXX руб., в остальной части в иске отказал.
Постановлением апелляционной инстанции от 01.11.2007 решение оставлено без изменения.
В кассационной жалобе Общественная организация просит решение первой и постановление апелляционной инстанций отменить как принятые с нарушением норм материального и процессуального права, в иске отказать.
Податель жалобы ссылается на то, что решение и постановление приняты с нарушением статьей 4, 64, 65, 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; выводы суда основаны на неверном толковании товарного знака, суд не учел даты окончания и возникновения прав на товарные знаки; суд не применил закон, подлежащий применению, а именно статью 23 Федерального закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»; суд неправомерно счел невозможным дальнейшую переработку товара без согласия истца, поскольку действующее законодательство не содержит такого запрета; маркировка ответчика ни в коей мере не означает ложности маркировки истца; действие знака № 252643 не может распространяться на миниатюрную живопись; товаром, реализуемым ответчиком, является новая вещь - миниатюрная живопись, размещенная на фарфоровом изделии; суд неверно истолковал статью 46 Закона о товарных знаках; апелляционный суд не полностью рассмотрел доводы апелляционной жалобы.
ОАО «ИФЗ» в отзыве на кассационную жалобу просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения.
Законность решения и постановления проверена в кассационном порядке.
В судебном заседании представитель Общественной организации подтвердил доводы, изложенные в кассационной жалобе. Представитель Завода обратился с просьбой отказать в удовлетворении жалобы.
Суд кассационной инстанции полагает, что жалоба подлежит частичному удовлетворению.
Материалами дела подтверждается следующее.
ОАО «Ломоносовский фарфоровый завод» является обладателем права на комбинированный товарный знак, в состав которого входят словесные обозначения «HAND DECORATED» и «ST. PETERSBURG», цифры 1744 и графическое изображение букв «ЛФЗ» в отношении товаров классов 01, 07, 17, 21, 42, что подтверждается свидетельством на товарный знак № 252643, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.08.2003, с приоритетом от 29.12.2001 (т. 1, л.д. 11).
Согласно приложению к свидетельству на товарный знак № 252643 наименование правообладателя товарным знаком изменено на ОАО «Императорский фарфоровый завод» (т.1, л.д. 43).
ОАО «Императорский фарфоровый завод», ссылаясь на то, что ответчик использует белые недекорированные фарфоровые изделия, на которые помещен товарный знак «ЛФЗ», без согласия истца наносит на указанные изделия рисунки и передает их на реализацию, тем самым, нарушает исключительное право истца на товарный знак, обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.
При этом в основание иска положены обстоятельства, связанные с наличием у истца права на товарный знак. Соответственно обстоятельства, связанные с правовой охраной изделия и рисунка как объектов авторского права, выходят за пределы заявленного иска.
Суды первой и апелляционной инстанций, частично удовлетворяя исковые требования, сослались на то, что фарфоровые изделия истца расписаны ответчиком, что подтверждается объяснениями сторон и надписью, сделанной на изделиях, указали в судебных актах, что переработанный (декорированный) ответчиком товар является новой вещью, не вводившейся в оборот истцом, и пришли к выводу о том, что для его реализации с охраняемым элементом товарного знака (свидетельство № 252643) необходимо было получить разрешение правообладателя. При этом суды сослались на статьи 4, 25, 26, 46 Федерального закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».
Однако выводы судов не соответствуют установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Из решения суда следует, что судом установлено, что ответчик с 1993 по 1997 годы приобретал фарфоровые изделия для последующей росписи первоначально по договорам поставки на основании резолюции директора Завода, предусматривающей поставку из брака около 200 комплектов посуды в квартал. В дальнейшем ответчик приобретал готовую белую сортовую продукцию в фирменных магазинах истца, наносил свой рисунок и переработанный товар поступал в продажу. Из имеющихся в деле доказательств, а также представленной представителями истца и ответчика на обозрение суда кассационной инстанции продукции (чашек с блюдцами), следует, что наряду с нанесением на товар рисунка работниками ответчика производилась маркировка товара путем нанесения на донышко продукции обозначения состоящего из фирменного наименования ответчика и названия рисунка. Однако суды первой и апелляционной инстанций не исследовали данные обстоятельства, не сравнили товарный знак истца с обозначением используемым ответчиком на расписанной продукции наряду с элементом товарного знака истца, соответственно не дали оценку тому обстоятельству имеется ли смешение или угроза смешения производителя товара у потребителя продукции. Поскольку товарный знак используется для индивидуализации товара или оказываемых услуг, для решения вопроса о наличии факта нарушения права истца на охраняемый товарный знак действиями ответчика необходимо установить наличие смешения или угрозы смешения производителей товара у его потребителя.
Кроме того, суды при рассмотрении дела не дали надлежащей оценки доводу ответчика об исчерпании прав обладателя на товарный знак. Суды не проверили доводы ответчика о том, что правообладатель товарного знака, изготовивший товар, маркированный товарным знаком (фарфоровые изделия белого цвета, без рисунка), осуществил выпуск товара в свободное обращение путем его продажи и извлек из этого коммерческую выгоду.
Суды не установили, в чем выражается нарушение прав истца на товарный знак.
Поскольку суды при рассмотрении дела не исследовали обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора, решение и постановление подлежат отмене, а дело - передаче на новое рассмотрение в тот же суд первой инстанции.
При новом рассмотрении дела суду необходимо исследовать все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, установить имело ли место нарушение ответчиком права истца на товарный знак, для чего следует проверить, имеется ли смешение или угроза смешения у потребителя относительно производителя товара, в частности в отношении лица, изготовившего фарфоровые изделия, и лица, осуществившего нанесение на них изображения, исходя из имеющихся на товаре маркировок, в частности одного из элементов товарного знака истца, охраняемого на основании свидетельства № 252643 (ЛФЗ), и обозначения, используемого ответчиком, в виде его фирменного наименования «Объединение художников «Этюд» и названия изображения «Марья-Краса». При этом суду необходимо проверить доводы ответчика об исчерпании права истца на товарный знак после введения истцом товара в гражданский оборот. После чего суду необходимо дать правовую оценку установленным по делу обстоятельствам.
При новом рассмотрении дела суду следует также решить вопрос о распределении между лицами, участвующими в деле, расходов по кассационной жалобе в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

п о с т а н о в и л :

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.06.2007 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2007 по делу № А56-48172/2006 отменить.
Дело передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Председательствующий X. X. XXXXXXXXX

Судьи X. X. XXXXXXX

X. X. XXXXXXXXX