ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по вопросам, связанным с использованием товарного знака
Настоящее заключение подготовлено мною, Сергеевым А.П., заведующим .кафедрой гражданского права юридического факультета СПбГУ экономики и финансов, профессором, доктором юридических наук, по запросу ОАО «Императорский фарфоровый завод» от 25 апреля 2008 г.
Личные данные и квалификация специалиста
Сергеев Александр Петрович - родился в 1953 г.; в 1979 г. окончил юридический факультет ЛГУ; в 1979-1981 гг. - учился в аспирантуре по кафедре гражданского права; в 1981-1985 гг. - работал в качестве ассистента кафедры гражданского права юридического факультета ЛГУ; в 1985-1991 гг. - работал в качестве доцента кафедры гражданского права юридического факультета ЛГУ; с 1992 по 2006 гг. работал заведующим кафедрой гражданского права юридического факультета СПбГУ; в настоящее время работаю в качестве профессора и заведующего кафедрой гражданского права юридического факультета СПбГУ экономики и финансов.
Являюсь автором свыше 130 научных работ, в том числе 15 монографий по проблемам гражданского, авторского и патентного права. Автор учебника «Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации», который неоднократно переиздавался в 1996-2007 гг. Соавтор и редактор 3-томного учебника «Гражданское право», который неоднократно переиздавался в 1995-2007 годах. В 1999 г. авторский коллектив данного учебника награжден первой премией Ассоциации юридических вузов и факультетов за создание лучшего в России учебника для юридических вузов, а в 2002 г. - премией Правительства РФ в области образования. В данном учебнике мною написано 16 глав. Соавтор и редактор 3-томного комментария к Гражданскому кодексу РФ (2002-2007 гг.), в котором мною прокомментировано 14 глав ГК РФ.
В 1996 г. был признан лучшим юристом Санкт-Петербурга и удостоен премии «За успехи в юридической науке». В 1992 - 2007 гг. участвовал в подготовке и экспертизе проектов многих законов Российской Федерации, включая Гражданский кодекс РФ, а также законов и подзаконных актов Санкт-Петербурга.
Неоднократно выступал в качестве эксперта и представителя в Конституционном Суде РФ, Верховном Суде РФ и Высшем Арбитражном

Суде РФ. Член ряда экспертных советов, редколлегий научных журналов и издательств и третейских судов.
Имею ряд государственных наград.
К запросу приложены следующие документы:
1. Свидетельство на товарный знак «Hand decorated ЛФЗ St.
Реtersburg 1744» с датой приоритета 29 декабря 2001 г.;
2. Фотография блюдца (с двух сторон) с нанесенным на него
рисунком и надписями «Объединение художников «Этюд» ЛФЗ Наnd
раinted in Russia «Марья Краса»;
3. Письмо генерального директора ОАО «ИФЗ» руководителю
Объединения художников «Этюд» от 6 апреля 2006 г.;
4. Письмо руководителя Объединения художников «Этюд»
директору фарфорового завода им. М.В.Ломоносова от 3 декабря 1993 г. с
резолюцией директора завода;
5. Письмо председателя правления объединения художников
«Этюд» генеральному директору ОАО «ИФЗ» от 23 декабря 2006 г.;
6. Исковое заявление ОАО «ИФЗ» о взыскании компенсации за
нарушение исключительного права на товарный знак;
7. Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области от 7 июня 2007 г. по делу № А56-48172/2006;
8. Апелляционная жалоба Объединения художников «Этюд»;
9. Постановление Тринадцатого арбитражного суда апелляционного
суда от 1 ноября 2007 г. по делу № А56-48172/2006;
10. Кассационная жалоба Объединения художников «Этюд»;
11. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-
Западного округа от 18 февраля 2008 г. по делу № А56-48172/2006;
Все документы предоставлены в ксерокопиях.
В запросе мне предложено ответить на следующие вопросы:
1. Что представляет собой понятие «исчерпание прав на
товарный знак» и каковы условия его применения?
2. Применимо ли понятие «исчерпание прав на товарный знак»
к случаю введения в хозяйственный оборот изделия, в отношении
которого знак зарегистрирован, если это изделие в дальнейшем
подвергается существенному изменению и после этого вновь вводится в
хозяйственный оборот с использованием данного товарного знака?
3. Нарушены ли права ОАО «ИФЗ» на принадлежащий ему товарный знак «Hand decorated ЛФЗ St. Реtersburg 1744» с датой приоритета 29 декабря 2001 г. со стороны Объединения художников

«Этюд»? Если права нарушены, то укажите, в чем состоит данное нарушение.
Ниже даются ответы на поставленные передо мною вопросы. Содержание моих ответов и сделанных в Заключении выводов не претендует на абсолютную достоверность и выражает мое личное мнение, основанное на моих профессиональных знаниях и известных мне источниках информации. Я подтверждаю, что настоящее Заключение подготовлено мною с максимально возможной объективностью и без какого-либо давления с чьей-либо стороны.
Ответы на поставленные вопросы
1. Что представляет собой понятие «исчерпание прав на товарный знак» и каковы условия его применения?
1.1. В соответствии со ст. 23 Закона РФ « О товарный знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23
сентября 1992 г.1 (далее - Закон о товарных знаках) «регистрация
товарного знака не дает права правообладателю запретить использование
этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые
были введены в гражданский оборот на территории Российской
Федерация непосредственно правообладателем или с его согласия».
Указанное правило выражает широко известный принцип исчерпания прав (истощения прав, exhaustion - анг., erscyoflung - нем.), который в настоящее время в той или иной форме воплощен в законодательстве большинства стран. Первоначально он появился в патентном праве, а в последующем приобрел более широкое значение, в частности стал применяться в авторском праве в отношении экземпляров произведений и фонограмм, товаров, маркированных товарными знаками и наименованиями мест происхождения товаров, и т.п. Тенденция к расширению сферы применения данного принципа подтверждается частью четвертой ГК РФ, в которой об исчерпании прав говорится применительно к разным объектам интеллектуальной собственности (см. ст. 1272, 1325, 1344, 1359, 1456, 1487 ГК РФ), ''
1.2. Сущность принципа исчерпания прав на товарный знак состоит
в том, что права правообладателя товарного знака ограничиваются


'' Хотя указанный Закон с 1 января 2008 г. утратил силу, к спорной ситуации в соответствии со ст. 5 Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 18 декабря 2006 г. должны применяться положения именно этого Закона. Впрочем, в данном вопросе законодательство о товарных знаках не претерпело никаких изменений, поскольку, несмотря на иную формулировку, ст. 1487 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) в содержательном отношении ничем не отличается от ст. 23 Закона о товарных знаках.
|
введением в хозяйственный оборот товара, маркированного товарным знаком. Последующее изменение владельца данного товара, например, в связи с его перепродажей, нарушения прав владельца товарного знака не образуют.
Иными словами, получить разрешение правообладателя должен лишь субъект, которым первым производит, продает или иным образом вводит в хозяйственный оборот товар, маркированных товарным знаком. Все последующие владельцы товара, если только товар, маркированный товарным знаком, был введен в хозяйственный оборот самим правообладателем или с его согласия, могут использовать товар, не спрашивая на это согласия правообладателя.
1.3. В специальной литературе в соответствии со сложившейся практикой выделяются несколько обязательных условий применения принципа исчерпания прав на товарный знак.
Во-первых, товар, маркированный товарным знаком, должен быть введен в гражданский оборот непосредственно самим правообладателем или с его согласия. Если введение товара в гражданский оборот произошло не по воле правообладателя, то его права действуют по отношению к любому лицу, совершающему хозяйственные операции с товаром, который в этом случае считается контрафактным (абз. 7 п. 2 ст. 4 Закона о товарных знаках). Поэтому, например, нарушителем исключительных прав правообладателя окажется любой хозяйствующий субъект, имеющий дело с контрафактными товарами, даже если эти контрафактные товары были введены в гражданский оборот третьими лицами.
Во-вторых, введение товара, маркированного товарным знаком, в гражданский оборот, должно произойти на территории Российской Федерации. Иными словами, в России действует принцип исчерпания прав на товарный знак в национальном масштабе. Поэтому если соответствующий товар вводится в гражданский оборот за пределами Российской Федерации, например на Украине, то исчерпания прав на товарный знак не происходит. Такой подход, характерный для европейских стран, позволяет более успешно противодействовать так называемому параллельному импорту, когда товары, поставленные в зарубежные страны и реализуемые в этих странах в силу разных причин по более низким ценам, ввозятся обратно в страну происхождения товара.
В-третьих, товар, в отношении которого действует принцип исчерпания прав, не должен подвергаться какому-либо изменению, например, разбавляться, смешиваться с другими или даже переупаковываться. Иными словами, права на товарный знак могут быть исчерпаны только в том случае, если им маркируется тот же самый товар, который был введен правообладателем в гражданский оборот.


2. Применимо ли понятие «исчерпание прав на товарный знак» к случаю введения в хозяйственный оборот изделия, в отношении которого знак зарегистрирован, если это изделие в дальнейшем подвергается существенному изменению и после этого вновь вводится в хозяйственный оборот с использованием данного товарного знака?
2.1. Как было отмечено выше, одним из условий применения
принципа исчерпания прав на товарный знак является то, что
соответствующий товар не только не подвергался существенному
изменению, которое позволяет говорить о появлении нового товара, но и
вообще не изменялся ни в какой степени. В практике западных стран не
допускается даже переупаковка товара, хотя бы при этом сам товар никак
не изменялся. Подобная практика имеет под собой вполне разумные
основания.
2.2. Как отмечается в литературе, такой подход основывается
прежде всего на том, что внесение в товар каких бы то ни было
изменений, если подобные действия не санкционированы
правообладателем, способно нанести ущерб репутации правообладателя.
Ведь если товар после внесения в него изменений вновь вводится в
гражданский оборот с товарным знаком правообладателя, последний
принимает на себя все риски и ответственность за качество этих
изменений.
Например, установка продавцами при перепродаже автомобилей в автомобили известных марок электрооборудования сомнительного качества в целях улучшения их комплектации и, соответственно, увеличения их стоимости, наносит явный вред репутации производителей этих автомобилей, поскольку поломка или неправильная работа этого оборудования влекут утрату потребителями доверия к соответствующему товарному знаку. На западе подобная практика однозначно считается незаконной.
Другим основанием недопустимости применения принципа исчерпания прав к измененному товару выступает то обстоятельство, что лицо, внесшее в товар изменения, получает при реализации данного измененного товара необоснованные преимущества от использования чужой маркировки, сохраняющейся на товаре. Это связано с тем, что у потребителей создается впечатление того, что товар в его измененном виде произведен если не самим правообладателем товарного знака, то уж, по крайней мере, лицом, который связан с правообладателем деловыми отношениями.

2.3. В силу этого при любом, а не только при существенном
изменении товара, у правообладателя должно быть испрошено согласие на
дальнейшее использование принадлежащего ему товарного знака.
Данное правило применяется по отношению к любым товарам, за исключением, естественно, тех товаров, которые специально предназначены для дальнейшей переработки или изготовления других товаров. На товарах, которые в силу своей природы предназначены служить исходным материалом при изготовлении других товаров, может сохраняться их оригинальная маркировка, поскольку в данном случае отсутствует опасность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товара.
2.4. В российской правовой доктрине в связи с отсутствием
устоявшейся судебной практики по поводу применения принципа
исчерпания прав на товарный знак указанные выше положения четко не
сформулированы и, главное, не аргументированы. Вместе с тем,
практически все авторы, комментирующие соответствующие положения
как Закона о товарных знаках, так и части четвертой ГК РФ, отмечают,
что принцип исчерпания прав на товарный знак применим лишь при
условии, что товар не подвергался изменению или переработке (см.,
например: Комментарий к Закону Российской Федерации «О товарных
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров» /С.А.Горленко, А.Д.Корчагин, В.В.Орлова. М., 2005; Пирогова
В.В. Исчерпание прав на товарный знак: Автореферат дисс. ... канд. юрид.
наук. М., 2002; Горохов А.М. Правовое регулирование охраны товарных
знаков в Российской Федерации: Автореферат дисс. ... канд. юрид. наук.
М., 2006; Зуйкова Л.П. Промышленная собственность предприятий на
перекрестке законов. Комментарий к части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации. М., 2008 и др.
2.5. Повод для такого подхода дают не только изложенные
выше соображения, но и элементарный анализ текста ст. 23 Закона о
товарных знаках (ст. 1487 ГК РФ). В указанной статье говорится о товаре,
введенном в гражданский оборот непосредственно правообладателем или
с его согласия. Если товар кем-либо подвергается изменению, доработке
или переработке, то речь уже не может идти о том товаре, который введен
в оборот правообладателем или с его согласия. При этом в данном случае
не допустим сугубо формальный подход, при котором выводы о товаре
делаются, например, опираясь на Общероссийский классификатор
продукции (ОКП) или Международную классификацию товаров и услуг
для целей регистрации знаков (МКТУ). Иными словами, измененный
товар вполне может относиться к той же самой группе (классу) товаров,
что и товар, введенный в гражданский оборот правообладателем, но при
этом он не будет товаром, введенным в гражданский оборот правообладателем.
2.6. Хотя в опубликованной российской судебной практике нет решений, которые бы прямо демонстрировали недопустимость исчерпания прав на товарный знак при изменении товара, общий подход российских судов к условиям применения ст. 23 Закона о товарный знаков подтверждает сделанные выше выводы.
Так, весьма показательным в этом отношении стало постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 апреля 2004 г. № 14685/03 по иску немецкого концерна «Фольксваген» о нарушении его прав на товарные знаки. ООО «Аспект-Моторс» являлось продавцом автомобилей немецкого производства концерна «Фольксваген», а также владельцем автоцентра. Оно размещало в местных СМИ рекламу с использованием товарных знаков истца, а также использовало указанные товарные знаки в наружной рекламе, что истец счел нарушением его прав на товарные знаки «Volkswagen», «VOLKSWAGEN»", «VW» и др.
Как видно из обстоятельств дела, возникла коллизия интересов владельца товарных знаков и лица, занимающегося продажей, ремонтом, сервисом товаров, маркированных данными товарными знаками и при этом правомерно введенных в гражданский оборот. При этом ООО «Аспект-Моторс» претендовало на то, что у него есть право на использование чужих товарных знаков при рекламе своих услуг.
Указанным постановлением действия ООО «Аспект-Моторс» по размещению рекламы на наружных щитах были признаны незаконными, так как в этой рекламе не была указана сфера деятельности рекламодателя по специализированному ремонту, обслуживанию, продаже автомобилей «Фольксваген», что в совокупности с иными обстоятельствами привело к смешению немецкого концерна и российского юридического лица и было признано недобросовестной рекламой.
Но действия ООО «Аспект-Моторс» по размещению рекламы в печатных изданиях были признаны законными, так как в этой рекламе четко обозначена сфера деятельности рекламодателя по специализированному ремонту, обслуживанию, продаже автомобилей «Фольксваген», что не вело к смешению немецкого концерна и российского юридического лица.
Анализ указанного постановления позволяет заключить, что, по мнению Высшего Арбитражного Суда РФ, использование чужих товарных знаков в рекламе третьими лицами, специализирующимися на услугах в отношении товаров под такими товарными знаками, в принципе допустимо, что вытекает из расширительного толкования ст. 23 Закона о

товарных знаках. Однако это является правомерным, если соблюдены следующие условия:
а) товар должен быть введен в хозяйственный оборот с согласия
правообладателя;
б) при использовании товарного знака в рекламе не должна
создаваться опасность (возможность) смешения предприятий поставщика
услуг и производителя товаров, в частности, складываться впечатление,
что существуют торговые отношения между ними (принадлежность к сети
продаж или какие-либо иные особые отношения между этими
предприятиями);
в) реклама должна быть добросовестной и достоверной,
удовлетворять требованиям законодательства о рекламе.
Как следует из комментария главного консультанта Высшего Арбитражного Суда РФ В. Старженецского («Использование чужих товарных знаков в рекламе третьими лицами» // "Коллегия". 2004. N 6) к данному постановлению, Президиум ВАС РФ в данном случае воспринял подход к разрешению аналогичных споров Европейского суда справедливости и занял сбалансированную позицию по отношению к участникам судебного спора.
Хотя указанное постановление относится к несколько иной ситуации, нежели возможность использования товарного знака в отношении измененного товара, подход Президиума ВАС РФ, с которым в данном случае следует согласиться, вполне применим и к другим осложненным случаям исчерпания прав на товарный знак. Главный вопрос, который должен приниматься во внимание при разрешении возникающих коллизий, сводится к тому, создает ли использование товарного знака при маркировке им измененного товара возможность (опасность) смешения производителя товара и лица, изменившего товар. Если такая возможность (опасность) создается, то никакие ссылки на исчерпание прав на товарный знак при введении товара в гражданский оборот не уместны; если такой возможности (опасности) не создается, происходит исчерпание прав.
2.7. Аналогичный подход наблюдается в постановлениях ФАС Московского округа от 23 мая 2005 г. по делу № КА-А40/4071-05 и от 10 марта 2006 г. по делу № КА-А40/1167-06-П, связанных с использованием в рекламе товарного знака «SALAMANDER». В частности, суд указал, что «при вводе товаров под своим товарным знаком в гражданский оборот на территории Российской Федерации правообладатель не может препятствовать третьим лицам предоставлять услуги в отношении таких товаров и не может препятствовать рекламе их хозяйственной деятельности с использованием своих товарных знаков, если при этом не нарушается законодательство о рекламе. Нарушение

законодательства о рекламе может иметь место в случае введения потребителя в заблуждение недобросовестной или недостоверной рекламой.
Следовательно, для правильного рассмотрения дела подлежали выяснению следующие вопросы: был ли товар введен в хозяйственный оборот с согласия правообладателя; не создавалось ли при использовании товарного знака в рекламе опасности (возможность) смешения услуг Общества и производителя товаров (впечатление того, что существуют торговые отношения между ними), была ли реклама добросовестной и достоверной».
2.8. Таким образом, опираясь на зарубежный опыт применения принципа исчерпания прав1, мнения отечественных специалистов на условия его применения, а также общий подход российской судебной практики к применению правил об исчерпании прав на товарный знак, можно сделать достаточно однозначный вывод о том, что исчерпания прав на товарный знак не происходит, если товар подвергается изменению или переработке и при этом создается возможность (опасность) смешения в отношении происхождения этого товара.
3. Нарушены ли права ОАО «ИФЗ» на принадлежащий ему товарный знак «Hand decorated ЛФЗ St. Реtersburg 1744» с датой приоритета 29 декабря 2001 г. со стороны Объединения художников «Этюд»? Если права нарушены, то укажите, в чем состоит данное нарушение.
3.1. Из Свидетельства на товарный знак № 252643 следует, что
ОАО «ИФЗ» является законным правообладателем товарного знака «Hand decorated ЛФЗ St.Реtersburg 1744». При этом охраняемым элементом
знака являются лишь стилизованные буквы «ЛФЗ», поскольку остальные
элементы знака (Hand decorated St. Реtersburg 1744) отнесены к числу дискламированных (неохраняемых).
Данный товарный знак охраняется в России с 29 декабря 2001 г, Знак зарегистрирован по 01, 07, 17, 21 и 42 классам МКТУ, в том числе для изделий из стекла, фарфора и фаянса.
3.2. В соответствии со ст. 4 Закона о товарных знаках
правообладатель был вправе использовать товарный знак и запрещать
использование товарного знака другими лицами. Поскольку конкретные
способы использования товарного знака в Законе о товарных знаках

1 В данном случае это является уместным, поскольку сам принцип исчерпания прав заимствован российским законодательством на Западе, где накоплен более значительный опыт его практического применения.

названы не были, объем прав правообладателя выводился через действия, которые признавались нарушением исключительного права правообладателя.
Согласно п. 2 ст. 4 Закона о товарных знаках незаконным использованием товарного знака признавалось «использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:
на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
при выполнении работ, оказании услуг;
на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
в предложениях к продаже товаров;
в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации»1.
3.3. Как следует из представленных документов,
дополнительных пояснений представителей ОАО «ИФЗ» и не
оспаривается сторонами, ОАО «ИФЗ» на протяжении ряда лет вводится в
гражданский оборот, среди прочего, товар в виде белой фарфоровой
посуды, маркированный либо полным товарным знаком, включая все
неохраняемые его элементы, либо лишь охраняемым элементом
принадлежащего ему товарного знака - сочетанием букв «ЛФЗ».
Указанный товар приобретается в торговой сети Объединением
художников «Этюд» (далее - Объединение) и после нанесения на него
различных художественных произведений вновь вводится в гражданский
оборот. При этом на товаре сохраняется обозначение «ЛФЗ»,
проставленное изготовителем данной посуды, а также дополнительно
наносится наименование Объединения и названия произведения,
изображенного на посуде.
3.4. Эти объективные данные позволяют констатировать, что:
1 В настоящее время все указанные действия отнесены п. 2 ст. 1484 ГК РФ к способам использования товарного знака, которые могут совершаться исключительно самим правообладателем или с его согласия.
10
а) товар, маркированный охраняемым элементом товарного
знака (буквами «ЛФЗ») и введенный в гражданский оборот ОАО «ИФЗ», в
дальнейшем подвергается существенному изменению в результате
нанесения на него работниками Объединения различных художественных
произведений;
б) на вновь вводимом Объединением в гражданский оборот
измененном товаре сохраняется обозначение в виде охраняемого элемента
товарного знака (буквы «ЛФЗ»), принадлежащего изготовителю
первоначального товара (ОАО «ИФЗ»);
в) сведения о наличии согласия ОАО «ИМФ» как изготовителя
первоначального товара на использование Объединением на измененном
товаре принадлежащего ему охраняемого элемента товарного знака (букв
«ЛФЗ») отсутствуют.
Совокупность указанных данных позволяет сделать вывод, что использование Объединением на измененном товаре охраняемого элемента товарного знака в виде букв «ЛФЗ» без согласия правообладателя - ОАО «ИМФ» является нарушением исключительного права правообладателя. Данное нарушение выражается в использовании охраняемого элемента товарного знака букв «ЛФЗ» для индивидуализации товара, который не вводился в гражданский оборот самим правообладателем или с его согласия.
Поскольку использование Объединением охраняемого элемента товарного знака ОАО «ИФЗ» на измененном товаре создает явную возможность (опасность) введения третьих лиц в заблуждение относительно производителя данного товара или, во всяком случае, относительно наличия деловых связей (сотрудничества) между ОАО «ИФЗ» и Объединением, действия Объединения, не санкционированные правообладателем товарного знака, являются нарушением п.2 ст. 4 Закона о товарных знаках.
3.5. Рассмотрим вкратце основные аргументы, выдвинутые Объединением в защиту своей позиции.
3.5.7. Исчерпание прав на товарный знак.

Как было показано выше, в данном случае исчерпания прав ОАО «ИФЗ» на товарный знак не произошло. Точнее сказать, ОАО «ИФЗ» при выпуске в гражданский оборот белой фарфоровой посуды исчерпало свои права на товарный знак, которым была маркирована именно эта продукция. Однако поскольку в дальнейшем данная продукция была изменена Объединением, для использования на такой новой измененной продукции ранее нанесенного производителем товарного знака требовалось согласия правообладателя.
11
Попытка Объединения представить продукцию ОАО «ИФЗ» в качестве некого материала (полуфабрикат, сырье, фарфоровый черепок), который был лишь использован Объединением при создании совершенно новой вещи, является неосновательной, поскольку выпускаемая ОАО «ИФЗ» посуда является законченным изделием и не предназначена для переработки.
Столь же необоснованно представлять дело так, будто с момента художественной обработки посуды появился совершенно новый товар. Посуда как была, так и осталась посудой, хотя бы и произошло существенное увеличение ее стоимости. Поэтому ссылка Объединения на то, что обозначением «ЛФЗ» в данном случае маркирован совсем иной товар, нежели изделия из фарфора, не может быть принята во внимание.
Недостаточно убедительной представляется также ссылка Объединения на имеющийся правовой прецедент - постановление ФАС Уральского округа от 10 июля 2001 г. № Ф09-1074/01-ГК. Действительно, данным постановлением было признано, что: а) истец, продав часовые механизмы, ввел их в хозяйственный оборот под своим товарным знаком и, тем самым, исчерпал свои права на товарный знак; б) продажа часов с декоративной доработкой, т.е. нового товара с маркировкой часового механизма товарным знаком его изготовителя не нарушает исключительного права на товарные знаки истца. Однако, как можно понять из постановления, данный вывод был сделан судом на основании того, что в паспорте изделия был четко указан как изготовитель часового механизма, так и изготовитель нового товара. Тем самым, исключалась возможность (опасность) введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара.
3.5.2. Поскольку сочетание букв «ЛФЗ» не охраняется в качестве товарного знака, Объединение не нарушило прав на товарный знак.
Охраняемый элемент товарного знака ОАО «ИФЗ» в виде сочетания букв «ЛФЗ» по определению занимает в товарном знаке доминирующее положение, поскольку все остальные его элементы дискламированы. Данный вывод с очевидностью вытекает из указаний действующего законодательства на то, что неохраняемые элементы могут быть включены в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.
Как ранее действовавшим, так и нынешним российским законодательством о товарных знаках не урегулирован вопрос о том, каковы последствия того, что товарный знак используется • правообладателем в измененном виде, в частности без отдельных его элементов. Из смысла закона можно сделать вывод, что, по общему правилу, товарный знак должен использоваться именно в том виде, в

12

каком он был зарегистрирован. Однако использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не влияющим на его различительную способность и объем охраны, предоставленной товарному знаку.
Кроме того, в данном случае является вполне вероятным, что Объединением был приобретен товар, который был маркирован ранее принадлежащим ОАО «ИФЗ» товарным знаком «ЛФЗ», поскольку прошло совсем немного времени с момента прекращения его действия.
Однако независимо от указанных обстоятельств использование любым третьим лицом буквенного сочетания «ЛФЗ» в качестве обозначения своей продукции, если это происходит без согласия правообладателя, должно рассматриваться в качестве нарушения, поскольку данное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком ОАО «ИФЗ».
Поэтому все рассуждения Объединения о том, какой товарный знак был использован, когда данный знак перестал охраняться, в отношении каких товаров он был зарегистрирован и т.п., не имеют юридического значения. Буквенное сочетание «ЛФЗ» является частью принадлежащего ОАО «ИФЗ» и охраняемого в настоящее время товарного знака. Данный охраняемый элемент товарного знака занимает в нем доминирующее значение, в силу чего его использование другими лицами допустимо только с согласия правообладателя.
3.5.3. Недоказанность факта нарушения, наличие согласия правообладателя, введение потребителей в заблуждение,
Ссылки Объединения на указанные обстоятельства вызывают лишь удивление и носят сугубо формальный характер. Так, непонятно зачем Объединение ссылается на то, что «на чеке не указано, кем и какой именно товар по этому чеку был оплачен», что «фотография спорного товара не заверена» и т.п. Ведь Объединение, как следует из всех его дальнейших объяснений, не оспаривает того, что им производится художественная обработка товара в виде белой фарфоровой посуды, которая выпускается ОАО «ИФЗ».
Столь же непонятны ссылки Объединения на то, что его действия по художественной обработке изделий ОАО «ИФЗ» были последним санкционированы. Из представленных документов с очевидностью следует, что такое согласие, даже если отвлечься от его юридической силы, была дано в 1993 г. и действовало в течение нескольких лет, пока осуществлялись поставки. В дальнейшем ОАО «ИФЗ» совершенно однозначно обозначило свою позицию по этому вопросу, которая, как я понимаю, к настоящему времени не изменилась.

13
Что касается ссылки Объединения на то, что действия ОАО «ИФЗ» по маркировке своей продукции товарным знаком «ЛФЗ Hand decorated» вводят потребителей в заблуждение, то этот вопрос не имеет никого отношения к настоящему спору.
Заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета СПбГУ экономики и финансов, доктор юридических наук, профессор А.П. Сергеев,
21.05.08
Подпись проф. Сергеева А.П, заверяю.
Секретарь юридического факультета СПбГУ экономики и финансов